Принудительная лицензия

Под принудительной лицензией понимается предоставление лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, на основании решения суда и на указанных в решении суда условиях. Такое решение может быть принято судом только в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ (ст. 1239 ГК РФ).

Решение о предоставлении принудительной лицензии принимается судом в порядке искового производства. Ответчиком по иску является патентообладатель.

Внимание

Во всех случаях принудительная лицензия может быть только простой (неисключительной). Она может быть предоставлена только по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным ст.ст. 1362 и ГК РФ.

Условия предоставления принудительной лицензии указываются в резолютивной части судебного акта. В частности, суд устанавливает суммарный размер платежей за такую лицензию, который не должен быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 1362 , п. 1 ст. 1423 ГК РФ, п. 18 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). На основании решения суда уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Роспатент, Минсельхоз России) регистрирует предоставление лицензиату права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии (п. 3 ст. 1362 , п. 2 ст. 1423 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в силу с 01.10.2014).

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя при наличии определенных оснований.

Для лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставленной в соответствии с п. 1 ст. 1362 ГК РФ, таким основанием является прекращение существования обстоятельств, которые обусловили предоставление такой лицензии, если их возникновение вновь маловероятно.

Для принудительной лицензии на селекционное достижение основанием может быть нарушение обладателем такой лицензии условий, на основании которых она была предоставлена, либо изменение обстоятельств, обусловивших предоставление такой лицензии, настолько, что, если бы эти обстоятельства существовали на момент предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 1362 , п. 4 ст. 1423 ГК РФ).

Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим (п. 18 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29).

• Энциклопедия судебной практики. Принудительная лицензия (Ст. 1239 ГК)
• 1. К отношениям о предоставлении принудительной лицензии применяются правила о заключении договора в обязательном порядке
• 2. Предполагаемые условия предоставления принудительной лицензии должны быть приведены в исковом требовании
• 3. Суд, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии
• 4. К отношениям о предоставлении принудительной лицензии применяются общие основания изменения и расторжения договора, однако односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим

Энциклопедия судебной практики
Принудительная лицензия
(Ст. 1239 ГК)

1. К отношениям о предоставлении принудительной лицензии применяются правила о заключении договора в обязательном порядке

2. Предполагаемые условия предоставления принудительной лицензии должны быть приведены в исковом требовании

При этом, принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 Кодекса). Суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

4. К отношениям о предоставлении принудительной лицензии применяются общие основания изменения и расторжения договора, однако односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Вы думате, что вы русский? Родились в СССР и думаете, что вы русский, украинец, белорус? Нет. Это не так.

Вы на самом деле русский, украинец или белорус. Но думате вы, что вы еврей.

Дичь? Неправильное слово. Правильное слово “импринтинг”.

Новорожденный ассоциирует себя с теми чертами лица, которые наблюдает сразу после рождения. Этот природный механизм свойственен большинству живых существ, обладающих зрением.

Новорожденные в СССР несколько первых дней видели мать минимум времени кормления, а большую часть времени видели лица персонала роддома. По странному стечению обстоятельств они были (и остаются до сих пор) по большей части еврейскими. Прием дикий по своей сути и эффективности.

Все детство вы недоумевали, почему живете в окружении неродных людей. Редкие евреи на вашем пути могли делать с вами все что угодно, ведь вы к ним тянулись, а других отталкивали. Да и сейчас могут.

Исправить это вы не сможете – импринтинг одноразовый и на всю жизнь. Понять это сложно, инстинкт оформился, когда вам было еще очень далеко до способности формулировать. С того момента не сохранилось ни слов, ни подробностей. Остались только черты лиц в глубине памяти. Те черты, которые вы считаете своими родными.

Система и наблюдатель

Определим систему, как объект, существование которого не вызывает сомнений.

Наблюдатель системы - объект не являющийся частью наблюдаемой им системы, то есть определяющий свое существование в том числе и через независящие от системы факторы.

Наблюдатель с точки зрения системы является источником хаоса - как управляющих воздействий, так и последствий наблюдательных измерений, не имеющих причинно-следственной связи с системой.

Внутренний наблюдатель - потенциально достижимый для системы объект в отношении которого возможна инверсия каналов наблюдения и управляющего воздействия.

Внешний наблюдатель - даже потенциально недостижимый для системы объект, находящийся за горизонтом событий системы (пространственным и временным).

Гипотеза №1. Всевидящее око

Предположим, что наша вселенная является системой и у нее есть внешний наблюдатель. Тогда наблюдательные измерения могут происходить например с помощью «гравитационного излучения» пронизывающего вселенную со всех сторон извне. Сечение захвата «гравитационного излучения» пропорционально массе объекта, и проекция «тени» от этого захвата на другой объект воспринимается как сила притяжения. Она будет пропорциональна произведению масс объектов и обратно пропорциональна расстоянию между ними, определяющим плотность «тени».

Захват «гравитационного излучения» объектом увеличивает его хаотичность и воспринимается нами как течение времени. Объект непрозрачный для «гравитационного излучения», сечение захвата которого больше геометрического размера, внутри вселенной выглядит как черная дыра.

Гипотеза №2. Внутренний наблюдатель

Возможно, что наша вселенная наблюдает за собой сама. Например с помощью пар квантово запутанных частиц разнесенных в пространстве в качестве эталонов. Тогда пространство между ними насыщено вероятностью существования породившего эти частицы процесса, достигающей максимальной плотности на пересечении траекторий этих частиц. Существование этих частиц также означает отсутствие на траекториях объектов достаточно великого сечения захвата, способного поглотить эти частицы. Остальные предположения остаются такими же как и для первой гипотезы, кроме:

Течение времени

Стороннее наблюдение объекта, приближающегося к горизонту событий черной дыры, если определяющим фактором времени во вселенной является «внешний наблюдатель», будет замедляться ровно в два раза - тень от черной дыры перекроет ровно половину возможных траекторий «гравитационного излучения». Если же определяющим фактором является «внутренний наблюдатель», то тень перекроет всю траекторию взаимодействия и течение времени у падающего в черную дыру объекта полностью остановится для взгляда со стороны.

Также не исключена возможность комбинации этих гипотез в той или иной пропорции.

Под принудительной лицензией принято понимать разрешение, выдаваемое государственными органами на возмездной основе за использование запатентованной технологии без согласия автора, но с осуществлением выплаты ему вознаграждения. При ситуации конфликта между автором запатентованной технологии и производителя товаров (работ, услуг) применяется судебный порядок разрешения спора, в рамках которого патентодержателя принуждают к заключению лицензионного договора.

Принудительная лицензия: правовые основания выдачи в РФ

Порядок получения принудительной лицензии в Российской Федерации регулируется ч. 4 ГК РФ. В частности, в ст. 1239 установлено определение такой лицензии, а порядок ее получения регламентирован ст. 1362, 1423. Таким образом, получить лицензию в принудительном порядке можно на следующих основаниях:

• если технология изобретения недостаточно используется в срок, не превышающий четырех лет с момента ее оформления;
• если на рынке присутствует явно недостаточное количество товаров, услуг и определенных работ, производимых с использованием запатентованной технологии;
• если невозможно производство товаров, работ и услуг другим автором патента без использования этой технологии, на выдачу которой ее владелец не дает своего согласия.

Также в случае если технология (запатентованная) используется при производстве товаров, сервиса (то есть услуг) или определенных работ без соответствующего разрешения, то автор патента может обратиться в суд за понуждением к получению простого патента и выплатой вознаграждения.

Вышеуказанные являются основой для обращения в суд за принуждением к выдаче простой или неисключительной лицензии на технологию или разработку.

Следующая должна содержаться в исковом заявлении:

• обстоятельства, ввиду которых необходимо принуждение к получению соответствующего разрешения на использование технологии;
• условия, на которых должна быть предоставлена простая лицензия;
• сумма платежей и сроки их уплаты.

При этом если обстоятельства, при которых автор патента не использует технологию в достаточном количестве изделий (работ, услуг для насыщения рынка) будут устранены, то он имеет право обратиться в суд за отзывом лицензии.

Первую заявку на получение простой лицензии (неисключительной) для использования технологии необходимо подавать в Роспатент. Если обращение не содержит информации, касающейся государственной тайны, то Роспатент разрешает подачу такой заявки за рубеж. За несоблюдение этого порядка предусмотрена административная ответственность, а за разглашение государственной тайны надзорные органы РФ могут привлечь к уголовной ответственности.

Принудительная лицензия: правовые основания выдачи в США

В Америке предусмотрено положение, по которому даже уклонение от выдачи лицензии не может являться основанием для принуждения к предоставлению разрешения. В США по настоянию уполномоченной делегации, участвующей в Уругвайском раунде ВТО, выдача принудительных разрешений на использование запатентованных технологий была запрещена соглашением ТРИПС. Однако некоторые возможности, касающиеся понуждения автора к выдаче соответствующего разрешения, в этом соглашении предусмотрены:

• организация, желающая получить неисключительную лицензию, должна обратиться в ОИС;
• разрешение будет предоставлено только в том случае, если доказано применение антиконкурентных действий автором запатентованной технологии;
• допускается предоставление принудительной неисключительной лицензии в случае необходимости получения доступа к такой разработке автору зависимого патента.

Так, возможности получения принудительного разрешения на использование технологии описываются в ст. 30, 31 и 40 соглашения ТРИПС. При понуждении к выдаче лицензионных прав должны учитываться интересы его автора, в частности, не должны быть ущемлены его права и интересы. Все формулировки соглашения ТРИПС, касающиеся выдачи лицензий по принуждению достаточно абстрактны и внесены в соглашение по настоянию других стран, входящих в состав ВТО. США же придерживается политики о недопустимости подобного принуждения к выдаче разрешения на использование запатентованных технологий.

ФАС продолжает продвигать идею принудительного лицензирования фарм препаратов. 18 мая 2017 в рамках Санкт-Петербургского юридического форума представителями ведомства был проведен круглый стол «Принудительное лицензирование в целях развитиях конкуренции и инноваций: опыт фармацевтической отрасли». Модератором выступил Т.В. Нижегородцев. К участию были приглашены иностранные специалисты. Обсуждение получилось весьма увлекательным (и дело не только в содержательной части).

Небольшая предыстория. Выступая в феврале 2017 года на IP Forum в Университете им. О.Е. Кутафина, г-н Нижегородцев анонсировал инициированное ФАС исследование относительно опыта принудительного лицензирования зарубежом. Его выводы должны были подтвердить целесообразность введения данного института и в России. В частности, г-н Нижегородцев отметил, что исследование выявило семь оснований для ограничения патентных прав в США. При этом, из его выступления следовало, что все они доступны и для фармпроизводителей. Кроме того, представитель ФАС отметил, что институт исключительных прав имеет в западных правопорядках сугубо практическое значение и не входит в число неотъемлемых прав человека.

Примечательно, что эти же самые аспекты были отмечены (практически в тех самых формулировках) в А.Ю. Иванова (Иванов А. Ю. Принудительное лицензирование для инновационного развития: о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон, май 2017). На Питерском Форуме исследователь выступил в поддержку инициатив ФАС. Речь его получилась весьма лапидарной и свелась, по сути, к отсылкам к указанной статье. Можно предположить, что при непосредственном участии А.Ю. Иванова и проводилось вышеуказанное исследование ФАС. Тем более, что в размещенном на сайте ФАС пост - релизе указано, что представляемый А.Ю. Ивановым институт права и развития ВШЭ - Сколково «совместно с ФАС ведут сотрудничество по разработке инструментария для своевременного реагирования» на новые вызовы в инновационной сфере (http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50113). В таком случае приведенные в статье выводы и аргументы заслуживают особого внимания. Как бы то ни было, - первое доктринальное исследование, обосновывающее инициативы антимонопольного ведомства.

Обратимся к тексту.

Первым пунктом в статье идет тезис о том, что «институт интеллектуальной собственности не является неотъемлемым элементом правового режима развитой экономики». Обоснованием его служит «король» всех аргументов - ссылка на успешный опыт СССР. «Например, в Советском Союзе и других социалистических странах технологическое развитие опиралось на планирование» - пишет исследователь. «Логичное» следствие - значит, и во всех остальных системах такими правами можно пренебречь. Надо ли говорить, что такая риторика крайне опасна. Посредством подобной аргументации можно легко поставить под сомнение всю современную систему гражданских и конституционных прав. В том то и дело, что в современных развитых экономических системах не обойтись без рыночных стимулов к инновациям. Основным из которых и выступает исключительное право.

Впрочем, стимулирующую функцию Иванов А.Ю. также ставит под сомнение. Аргументация, при этом, предлагается весьма сомнительная. Автор цитирует Генерального секретаря ЮНКТАДа Р. Рукеперо. После чего ссылается на два обстоятельства: практику недобросовестного патентования и утилитаристский подход американцев и европейцев к исключительному праву: «защита интеллектуальной собственности - это исключительно вопрос максимизации общественного благосостояния» (Казалось бы, как все это связано?).

Утилитаристское понимание сущности исключительного права не противоречит его легитимации на основе теории стимула. Когда мы говорим об исключительном праве как стимуле к инновационной деятельности (созданию и коммерциализации РИД), мы имеем виду не частный интерес правообладателя, а именно общественное благосостояние. Теория стимула возникла и получила развитие именно в контексте утилитаристского правопонимания. Бесспорно, данная теория основана на приеме редукции. Обоснование строится по предельно простой схеме: исключительное право - стимул. При этом, «отбрасываются» иные возможные значения исключительного права. Равно, как и другие, принципиально возможные стимулы к изобретательской деятельности (например, цель получить научное признание).

В своих работах я обосновала многофакторный подход к раскрытию назначения исключительного права. В соответствии с ним были выделены такие функции, как: вовлечение патентоохраняемых объектов в трансграничный и национальный оборот, стимулирование инновационной деятельности, инвестиций в данную сферу, вознаграждения за изобретательский вклад в научно-технологическое развитие, содействие конкуренции.

Между тем, если подходить с позиции однофакторного подхода, сводя правовой институт к его основной функции, то мы получим не что иное, как теорию стимула. Она является наиболее универсальным и формализованным обоснованием системы исключительных прав. Особенно, когда речь идет о правообладателях - рационально действующих корпорациях (а не изобретателей - одиночек), которые сегодня являются основным «производителем» комплексных инноваций. Вкладывая средства в R&D, такие субъекты закономерно рассчитывают не только покрыть свои издержки, но и получить прибыль. Патентоохраняемым разработкам, как нематериальным объектам, в сфере фактических отношений присущи свойства неконкурирующего и неисключающего использования. При раскрытии о них информации неограниченное число субъектов могут использовать их в своем интересе. Притом, что такие новые «пользователи» будут априори в более выгодном положении, чем разработчик, т.к. им не пришлось вкладывать в средства в создание соответствующей инновации. Обеспечить интересы компаний - разработчиков в таком случае возможно только посредством установления легальной монополии, гарантий эксклюзивного использования разработки со стороны государства.

Ссылки на недобросовестные стратегии патентообладателей в данном случае ничего не доказывают. Функция правового института отражает ожидаемое направление его воздействия на общественные отношения; его идеальное назначение. Цели и интересы конкретных субъектов, при этом, могут отклоняться от «подобного» ориентира и даже противоречить им. «Сбой» в таком случае наблюдается не на стадии закрепления субъективного права, а его реализации.

Таким образом, сам по себе факт использования патентов в целях блокирования инновационной деятельности не отрицает значимости исключительных прав. Равно как и их стимулирующей функции. Ситуацию необходимо выправлять посредством установления границ и пределов осуществления исключительного права. При этом за ориентир при вмешательстве в сферу господства правообладателя должна браться стимулирующая функция.

Здесь, однако, необходимо учитывать, что, несмотря на универсальный характер, такая функция по-разному проявляется в различных инновационных сферах.

Так, в фарме на разработку нового изобретения (на активный ингредиент) тратятся миллиарды долларов. Создание такой инновации является крайне длительным и непредсказуемым процессом. Новый лекарственный препарат охватывается, как правило, одним первичным патентом на активный ингредиент и, возможно, несколькими вторичными. Любое вмешательство в сферу господства правообладателя (искусственное создание для него конкурента посредством, например, принудительной лицензии) фактически лишит исключительное право его ценности. В таком случае стимулирующая функция не может быть поддержана в отсутствии жесткой патентной монополии. Какая бы не была установлена сумма выплачиваемых лицензиатом роялти, компенсации за использование разработки, она не способна возместить правообладателю потерю эксклюзивности на рынке. Притом, что правообладатель, опираясь на свой патент, в данной сфере не может блокировать инновационную деятельность конкурентов. Препараты - не являются комплексным инновационным продуктом, при производстве которого должны быть объединены разработки различных лиц.

Другое дело - сферы комплексных инноваций (IT, телекоммуникации и т.п.). Один коммерчески реализуемый продукт здесь охватывается, как правило, сотнями, а то и тысячами патентов разных лиц. Отказ одного из субъектов в предоставлении лицензии может блокировать научно-технический и производственный процесс. При этом потери в эксклюзивности патентообладателя могут компенсировать роялти, выплачиваемые многочисленными участниками рынка. Соответствующей назначению исключительного права правореализационной моделью в таком случае является предоставление лицензий максимально возможному кругу лиц, а не поддержание эксклюзивности.

ФАС РФ и «сочувствующие» им исследователи предпочитают не замечать подобного различия. Обосновывая необходимость принудительного лицензирования фармы, они легко ссылаются на дела Microsoft и другие кейсы IT компаний. Справедливости ради, стоит заметить, что статья (как, вероятно, и все исследование) А.Ю. Иванова посвящена в целом институту принудительной лицензии. Автор не делает акцента на фармотрасли. Другое дело, что его выводы могу использоваться (и, вероятно, используются) антимонопольным ведомством для обоснования своих инициатив именно в фарм сфере.

Особое внимание, при этом, представители ведомства уделяют выводам относительно оснований для выдачи ПЛ в зарубежных правопорядках. Если коротко сформулировать их логику: «Таких оснований очень много. Западные страны позволяют себе намного больше чем мы. Поэтому, мы тоже должны вести ввести принудительное лицензирование в сфере фармы».

Рассмотрим на основании статьи Иванова А.Ю. данные случаи (автор анализирует, главным образом, опыт США) выдачи принудительной лицензии.

Случай выдачи ПЛ: Использование патентоохраняемых объектов в интересах или для нужд государства без согласия правообладателя (ст. 1498)

Комментарий: В отношении фармпрепаратов принудительные лицензии ни разу не выдавали по данному основанию. В целом, институт достаточно редко реализуется на практике. Как правило, речь идет об ограниченной сфере использования патентоохраняемых объектов, для которой сам правообладатель не планировать производить и поставлять охватываемые патентом продукты. Компания, которой государство предоставляет возможность использовать чужую разработку, не становится полноценным конкурентом для правообладателя. Она производит инновационный продукт с тем, чтобы покрыть нужды государства в узко ограниченной сфере (обороне, безопасности аэропортов и т.п.). При этом в сферу коммерческого оборота не вмешивается. Исключительное право не лишается своей ценности.

Случай выдачи ПЛ: на основании антимонопольного законодательства.

Комментарий: Начнем с того, что действия патентообладателя не квалифицируются в качестве конкретного антимонопольного нарушения, предусмотренного антитаст - законодательством. Речь идет об антиконкурентных практиках. Принудительная лицензия выдается в отношении патентов, включенных в стандарт производства конкретных комплексных продуктов (standard essential patents). Речь в данном случае идет о сферах телекоммуникаций, IT технологий и других рынков комплексных инноваций. Для того, чтобы участники таких рынка могли производить продукты в соответствии с установленными стандартами, необходимо, чтобы обладатели таких патентов предоставляли всем желающим лицензии на справедливых, разумных и не дискриминационных условиях. Если патентообладатели отказываются выдать лицензию на таких условиях, то они могут быть понуждены к этому. Коммерческий интерес правообладателей в таком случае не страдает - они могут рассчитывать на стабильный поток роялти от всех участников рынка. К сфере фармы данное основание не применимо.

Случай выдачи ПЛ: Реализация права на вмешательство (march - in - rights).